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STF: Gradiente sai na frente em disputa contra Apple por marca iPhone

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar hoje recurso que discute quem tem o direito ao uso da marca iPhone no Brasil, se Apple ou Gradiente. Por enquanto, há apenas o voto do relator, ministro Dias Toffoli, reformando posicionamento de segunda instância e dando o direito do uso da marca para a Gradiente, que tem o registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) desde 2008.

O caso está sendo analisado em repercussão geral. Os demais ministros poderão apresentar seus votos até o dia 12. Dias Toffoli fez um longo voto de 30 páginas, passando por todo o histórico do Direito de Propriedade Industrial no Brasil. Para ele, no caso “não se pode atribuir ao INPI ou à Gradiente, que depositou o pedido em 2000, qualquer ilegalidade em razão do registro como marca da expressão Gradiente Iphone no Brasil”.

Segundo o ministro, por outro lado, “a decisão empresarial consciente da Apple em relação aos fatos ocorridos durante o processo administrativo e mesmo após a concessão do registro da marca Gradiente Iphone no Brasil não pode ser corrigida judicialmente, por mais equivocada que possa parecer.”

No caso, o ministro ressalta que ficou incontroverso que a Gradiente obteve o registro validamente expedido pelo INPI, para a exploração exclusiva de seu sinal distintivo no Brasil. “De fato, privilegiar uma empresa estrangeira, que ostenta grande poderio econômico, flexibilizando as regras de registro de marca no Brasil em detrimento daquele que primeiro ocupou esse espaço de boa-fé não atende aos referidos enunciados constitucionais”, diz

Ainda ressalta que o pedido na inicial trata somente de nulidade de registro de marca, não envolvendo questões sobre o eventual uso indevido da referida marca, de indenizações e nem de reconhecimento da caducidade do registro, “as quais devem ser dirimidas pelo juízo competente, na via processual adequada, não se podendo extrair deste julgamento conclusões automáticas sobre essas matérias”.

Assim, deu provimento ao recurso da Gradiente para reformar decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) que tinha sido favorável à Apple.

Por fim, sugeriu a seguinte tese: “De acordo com o sistema atributivo de direitos de propriedade industrial adotado pelo Brasil, a precedência de depósito de pedido de concessão de registro de marca não é afetada por uso posterior de mesmo sinal distintivo por terceiros no Brasil ou no exterior” (RE 1.266.095 ou Tema 1.205).

O caso se arrasta na Justiça desde 2012, quando a Apple entrou com um processo contra a Gradiente e o INPI reivindicando o uso da marca “iPhone” no país.

No processo, a Gradiente alega que solicitou o registro da marca “Gradiente iphone” no INPI em 2000, mas só o obteve em janeiro de 2008. De acordo com a empresa, a Apple começou a vender seu produto no Brasil no segundo semestre de 2008 e pediu o registro da marca, negado pelo INPI por causa do registro já existente. Desde então, o caso está em andamento na Justiça, com sucessivas vitórias da Apple. (Resp 1688243)

Em setembro de 2018, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o registro da marca “Gradiente iphone” pela Gradiente (IGB Eletrônica) não impede que a Apple use a marca “iPhone” no Brasil. O tribunal negou o pedido da Gradiente e do INPI que tentavam impedir o uso da marca pela companhia americana. O julgamento foi finalizado com quatro votos a um.

A turma decidiu que o registro feito pela Gradiente no INPI é válido, mas não veda o uso da marca por terceiros. O relator da ação no STJ, ministro Luis Felipe Salomão, disse que a Gradiente não deve ser indenizada pela Apple por causa da marca.

No voto, Salomão afirmou que o uso da marca iPhone pela Apple não evidencia circunstância que implique, sequer potencialmente, em aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou similar, apesar do registro anterior da Gradiente. Salomão permitiu que a Gradiente continue usando a marca que registrou, mas sem exclusividade sobre o termo “iPhone” isolado. Afirmou ainda que seu posicionamento impede que a IGB tenha ganhos financeiros a partir da decisão. Os recursos da IGB e do INPI foram negados pelo relator.

A Gradiente recorreu ao STJ depois de perder a causa na primeira e segunda instâncias da Justiça. O entendimento vinha sendo o de que o sucesso mundial do iPhone da Apple constituiria um fato consumado em todo o mundo.

Em 2021, houve uma tentativa de acordo frustrada entres as empresas no Supremo Tribunal Federal. Ao todo, foram realizadas 20 sessões por videoconferência. A ministra aposentada Ellen Gracie, designada mediadora, porém, registrou na época que, apesar de todos os esforços, não se alcançou um termo comum.

Procurada pelo Valor, a Apple informou que não comentaria o caso. A Gradiente não deu retorno. Fonte: Valor Econômico – Por Adriana Aguiar, Valor — São Paulo 02/06/2023

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