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STF retoma julgamento da disputa pela marca iPhone entre Apple e Gradiente

O Supremo Tribunal Federal (STF) pode definir esta semana a disputa sobre o uso da marca iPhone entre Apple e Gradiente. A discussão, que se arrasta desde 2013, está com o placar em 3 a 2, mais favorável à gigante americana de tecnologia.

Além de ambas as empresas envolvidas, esse julgamento será importante precedente para todo o mercado de tecnologia, nas discussões sobre marca. “Se formará um precedente que vinculará os nossos tribunais, dada a sua repercussão geral, no que concerne às suas eventuais limitações”, afirma José Nantala Bádue Freire, consultor do Miguel Neto Advogados.

A votação, que ocorre em Plenário Virtual, deve terminar até sexta-feira, dia 23. O ministro Alexandre de Moraes, que havia interrompido o julgamento, em junho, com pedido de vista, agora votou de modo favorável à Apple. Ele acompanha o posicionamento dos ministros Luiz Fux e do atual presidente da Corte Luís Roberto Barroso.

“A expressão “iPhone” que, inicialmente, designava aparelho telefônico com aceso à internet, com o lançamento do “smarthphone” da Apple tornou-se o que se pode chamar de marca notoriamente conhecida, pois o consumidor passou a vinculá-la diretamente ao telefone por esta produzido”, declarou Moraes ao votar.

“Portanto, deferir a exclusividade marcária à IGB [Gradiente], permitindo o uso exclusivo do termo “iPhone” por essa empresa, desconsiderando toda a significativa mudança ocorrida no mercado, seria vulnerar a proteção ao princípios da livre iniciativa e da livre concorrência”, acrescentou.

Ele concorda com a sugestão de tese do ministro Barroso: “Não ofende a Constituição a proibição do uso isolado de termo que constitua elemento de marca registrada, tendo em vista a sua vinculação mundialmente consagrada a produto fabricado por concorrente.”

Antes do pedido de vista de Moraes, os ministros Dias Toffoli, relator, e Gilmar Mendes haviam votado em sentido mais positivo para a Gradiente. “A propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, conforme as disposições [artigo 129] da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional”, declarou Toffoli.

No voto, o relator aponta que o pedido de registro da marca Gradiente Iphone, depositado em março de 2000, foi deferido em 27 de novembro de 2007 e que o registro foi concedido em 2 de janeiro de 2008, “o que indica, indubitavelmente, que a Gradiente ocupou, com primazia, o espaço para a utilização exclusiva da expressão `Gradiente Iphone´ para a comercialização de aparelhos celulares móveis”.

Toffoli sugere a aprovação da seguinte tese: “De acordo com o sistema atributivo de direitos de propriedade industrial adotado pelo Brasil, a precedência de depósito de pedido de concessão de registro de marca não é afetada por uso posterior de mesmo sinal distintivo por terceiros no Brasil ou no exterior.”

Segundo explica Kristian Rodrigo Pscheidt, sócio do escritório MV Costa Advogados, a principal questão a ser definida é a extraterritorialidade da proteção das marcas de alto renome. “A marca de alto renome é aquela marca conhecida por consumidores de diversos segmentos de mercado e que goza de boa reputação perante os consumidores”, diz.

“Na hipótese de uma decisão a favor da Apple, a precedência no depósito e/ou registro não será determinante para garantir a exclusividade no uso de determinada marca, sendo necessário avaliar a extensão da utilização e o impacto no público consumidor”, afirma Pedro Tinoco, sócio do escritório Almeida Advogados.

Como o ministro Edson Fachin se declarou suspeito, não votará. Faltam, portanto, quatro votos. O julgamento não se encerrará na segunda-feira, dia 23, se houver novo pedido de vista ou de destaque para a análise do tema acontecer no plenário físico. Ou se os ministros decidirem aguardar o voto do ministro ou ministra que ficará no lugar da vaga aberta com a aposentadoria de Rosa Weber e ainda não foi indicado/indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Uma das últimas movimentações no processo, foi o ex-presidente da República Michel Temer, assumir como advogado da Gradiente na causa.

Procurada, a Apple disse que não se pronunciará a respeito no momento. A Gradiente não retornou à reportagem. Fonte: Valor Econômico – Por Laura Ignacio — São Paulo 16/10/2023

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