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TJSP condena fabricante de tênis a indenizar a Vulcabras Azaleia

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) condenou a fabricante de calçados Black Free por produzir e comercializar dois modelos de tênis masculinos semelhantes aos fabricados pela Vulcabras Azaleia, registrados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) desde 2015. A decisão, unânime, é da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Cabe recurso.

Pela condenação por concorrência desleal, a Black Free terá que pagar danos morais, no valor de R$ 15 mil, e extrapatrimoniais (lucros cessantes), que serão calculados na fase de liquidação. A discussão envolve os modelos “Pillow” e “Perfect” da marca Olympikus, lançados em 2016.

No ano seguinte, a Vulcabras recorreu à Justiça e obteve liminar para busca e apreensão na fábrica da Black Free em Nova Serrana (MG). Lá foram apreendidos dois modelos semelhantes aos lançados pela fabricante. Laudo pericial confirmou violação de desenho industrial.

Na decisão liminar, o juiz Marco Aurelio Stradiotto de Moraes Ribeiro Sampaio, da 3ª Vara Cível de Jundiaí (SP), ainda determinou que a Black Free suspendesse a fabricação e a comercialização dos tênis, sob pena de multa diária de R$ 20 mil.

Na ação, a Vulcabras alegou que os seus produtos e os da Black Free são comprados pelos mesmos estabelecimentos comerciais e que podem ser colocados lado a lado nas prateleiras, causando confusão aos consumidores.

Ao proferir a sentença, o juiz reconheceu que o trade dress dos produtos são análogos e podem gerar confusão. Além disso, destaca que a perícia constatou violação de desenho industrial.

Contudo, não concedeu indenização por lucros cessantes por entender que a Vulcabras não provou quanto deixou de lucrar. Também negou os danos morais. Mas manteve a multa diária de R$ 20 mil. Tanto a Vulcabras como a Black Free recorreram ao TJ-SP.

Vulcabras pedia que a condenação também englobasse indenização por danos materiais e morais. Para a fabricante, há danos presumidos com o reconhecimento, pelo juiz, de violação a direito de propriedade industrial.

A Black Free alegou, por sua vez, que a perícia deveria ser considerada nula porque o assistente técnico, representante da empresa, estaria ausente. Também questionou a validade do registro no INPI por entender que não há novidade e originalidade no desenho industrial.

Ao analisar o caso, o relator, desembargador Azuma Nishi, afastou a argumentação da Black Free. Entendeu que não houve cerceamento de defesa ou deficiência no laudo pericial. Para ele, os produtos da Black Free são quase idênticos aos da Vulcabras Azaleia.

“Certamente um consumidor desatento incorreria em erro, associando indevidamente as marcas. É o quanto basta para reconhecimento do ato ilícito”, diz na decisão. Ainda destaca que a perícia foi conclusiva ao apontar a violação de desenho industrial.

Uma vez reconhecido o ilícito, acrescenta, “é de rigor a condenação em lucros cessantes e em indenização por danos morais”. Em seu entendimento, tendo em vista a violação de desenho industrial, os danos morais são presumidos (processo nº 1007300-49.2017.8.26.0309).

Para o advogado que assessora a Vulcabras Azaleia no processo, Eduardo Ribeiro Augusto, do Siqueira Castro Advogados, a decisão do TJ-SP está de acordo com a jurisprudência formada nas Câmaras de Direito Empresarial. Para os desembargadores, acrescenta, os danos materiais (lucros cessantes) e morais devem ser concedidos automaticamente em caso de violação de direitos de propriedade industrial.

A decisão, afirma, repara o que tinha sido decidido em sentença, que apenas determinava que a ré se abstivesse de fabricar e comercializar os calçados, sem conceder nenhuma indenização. “Na prática isso se tornava mais uma premiação do que uma condenação”, diz. De acordo com o advogado, a Black Free, desde a liminar, não fabrica nem comercializa os calçados.

Professora de direito empresarial e propriedade intelectual da UFRJ, Kone Cesário entende que pode ter havido um erro de fundamentação na decisão do TJSP. “Parece-me que a causa versava sobre desenho industrial e suposta imitação do trade dress, mas a decisão está baseada em violação de marcas, contrafação de marcas”, afirma

Nesse caso, diz, caberia recurso (embargos de declaração) para esclarecer melhor a decisão. “As duas violações, porém, geram indenização, mas marca e desenho industrial são instrumentos diferentes.”

Procurados pelo Valor, os advogados da Black Free não deram retorno até o fechamento da edição. Fonte: Valor Econômico – Por Adriana Aguiar — De São Paulo 16/05/2023

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